TJUE Asunto Schweppes: importaciones paralelas y centro de control único

The City (La Ville) - Fernand Léger

*Para una versión muy resumida de este asunto se puede ver esta entrada del blog.

El Asunto Schweppes C-291/16 servirá para dar un paso más a la interpretación de la normativa comunitaria respecto del equilibrio entre la protección del derecho de marca y la libre circulación de mercancías.

Si bien, de momento sólo tenemos las Conclusiones del abogado general, éstas son muy clarificadoras y el TJUE probablemente seguirá el mismo camino, o uno muy parecido.

En su inicio, la marca Schwpperes era titular de una única empresa, hasta que ésta fue cedida en determinados Estados miembro del EEE a otra empresa. Ello provocó que la marca Schweppes sea titularidad de una empresa en determinados Estados del EEE y de otra en los demás, con diseños idénticos o casi idénticos. Debido a que en determinados Estados el titular de la marca comercializa los productos a precios más bajos (especialmente en el Reino Unido), surgen empresas de distribución paralela que adquieren el producto en Reino Unido y lo revenden en Estados donde el titular de los derechos registrados en ese otro Estado comercializa el producto más caro.

Ante esta situación, surge la duda de si el titular de los derechos registrados en el Estado donde el distribuidor importa (en este caso, España), puede oponerse a la comercialización paralela del distribuidor que revende producto adquirido a la empresa titular de derechos registrados en otro Estado miembro (en este caso, Reino Unido).

En el procedimiento judicial iniciado en España, el juez nacional decide plantear las siguientes cuestiones prejudiciales al TJUE, para decidir en base a sus respuestas antes de pronunciarse sobre el procedimiento interno en España:

¿Es compatible con el art. 36 del TFUE y con el art. 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y el art. 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 que el titular de una merca en uno o más Estados miembros impida la importación paralela o comercialización de productos, con marca idéntica o prácticamente idéntica, titularidad de un tercero, procedentes de otro Estado miembro, cuando:

(i) dicho titular ha potenciado una imagen de marca global y asociada al Estado miembro de donde proceden los productos que pretende prohibir?

(ii) y cuando siendo esta marca notoria, dentro de la UE manteniendo los titulares registrales una imagen global de marca en todo el EEE que genere confusión en el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto?

(iii) y cuando en otro Estado miembro donde es titular de la marca ha consentido, expresa o tácitamente, la importación de esos mismos productos?

(iv) y cuando ambos titulares de las marcas registradas mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia para la explotación conjunta de la marca, o mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando la apariencia única y global, o aunque no mantengan una intensa relación comercial y económica no de estricta dependencia pero potenciando deliberadamente ante el público una apariencia o imagen de marca única y global?

En sus Conclusiones el abogado general explica la evolución de la jurisprudencia comunitaria respecto del agotamiento del derecho de marca. Esta figura jurídica, el agotamiento de marca, sirve para evitar que el titular de una marca pueda compartimentar el mercado único, restringiendo la libre circulación de mercancías.

En su repaso jurisprudencial, destacan tres sentencias, que ordenadas cronológicamente son las siguientes: Asunto Van Zuylen (1974), Asunto HAG GF (1990) y Asunto IHT Internationale Heiztechnik (1994).

En el Asunto Van Zuylen el TJUE dio prevalencia a la libre circulación por encima del riesgo de confusión respecto al origen de los productos, allí el TJUE entendió que surgiendo los derechos marcarios de un mismo origen, no cabe luego oposición a su comercialización y, declarando además, que los consumidores podían conocer el origen por otros medios sin limitar la libre circulación. En cambio, en el Asunto HAG GF el TJUE pone en el centro del debate la necesidad de que los consumidores puedan conocer el origen del producto o marca, ya sea para su protección o por la responsabilidad del titular de la misma. Finalmente, con el Asunto IHT el TJUE acaba ratificando la postura del Asunto HAG, abandonando la teoría del origen común. Por lo tanto, aunque los titulares actuales tengan derechos surgidos de un mismo origen, hay que mantener la posibilidad de distinguir entre quién es el titular de la marca o producto concreto, pudiendo oponerse el titular de cada marca en el territorio donde la tiene registrada, en contra de los titulares de la misma marca en otros territorios.

Sin embargo, eso no es todo, el TJUE también tiene jurisprudencia sobre cuándo la distribución de derechos marcarios es válida y cuando esa distribución puede no estar justificada, en cuyos casos, el titular de la marca no podrá oponerse a la importación paralela. Esta jurisprudencia se acabará de detallar con la Sentencia del TJUE que ponga fin a esta cuestión prejudicial, siguiendo en mayor o menor medida las declaraciones del abogado general. En este sentido, el abogado general entiende que la cuestión reside en esencia en la posibilidad de controlar la calidad de los productos con la marca registrada.

Entre las cuestiones más relevantes a favor de la libre circulación, se halla el siguiente razonamiento: “la cesión de derechos paralelos sobre una parte de las marcas nacionales titularidad del cedente entraña necesariamente un menoscabo de la función distintiva de estas marcas que el cedente acepta libremente y cuyas consecuencias debe soportar.” Sin embargo, este razonamiento obvia que la función de la marca se determina en relación con un territorio o, al menos, eso entiende el abogado general, mencionando la Sentencia del TJUE referida al Asunto IHT.

Otra cuestión clave, es la referida a la posibilidad de excluir el derecho de oposición a la importación paralela por la existencia de comportamientos dirigidos a vincular la marca registrada con la marca registrada en otro Estado miembro, que luego es importada. Sin embargo, el abogado general entiende que es una práctica permitida para preservar el valor de la marca (haciendo referencia a sus orígenes comerciales, que no orígenes geográficos).

En criterio del abogado general, la clave para resolver estos asuntos reside en la existencia de un centro de interés único, en el sentido de que las partes lleven a cabo un control único de la marca. Si se da este control, que debe analizar cada juzgador nacional, el titular de la marca registrada no podrá oponerse a la importación paralela de la otra marca registrada con la que comparte control.

En consecuencia, el abogado general propone la siguiente respuesta única a las cuestiones prejudiciales planteadas:

“El artículo 36 TFUE y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se oponen a que el licenciatario del titular de una marca nacional invoque el derecho exclusivo del que éste disfruta en virtud de la normativa del Estado miembro en el que dicha marca está registrada para oponerse a la importación o a la comercialización en dicho Estado de productos designados con una marca idéntica procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que era anteriormente propiedad del grupo al que pertenecen tanto el titular de la marca en el Estado de importación como su licenciatario, es titularidad de un tercero que ha adquirido los derechos por cesión, cuando, vistos los vínculos económicos existentes entre el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación, resulta que estas marcas están bajo control único y que el titular de la marca en el Estado de importación tiene la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se estampa la marca en el Estado de exportación y de controlar su calidad.”