STS 3064/2012 de 14 de mayo de 2012: PANRICO S.A. vs EUROPASTRY S.A. (caso donuts)

En este caso PANRICO S.A. demanda a EUROPASTRY S.A. por utilizar marcas de su propiedad en el mercado español, en concreto las marcas DONUT y DOUGHNUTS[1] relacionadas con las tres marcas de la primera: DONUT, DONUTS y DOGHNUTS. Los actos de competencia desleal alegados son: confusión, imitación, aprovechamiento de la reputación ajena y acto contrario a la buena fe. Como ya es habitual, la demandante de un acto de competencia desleal defiende la existencia de varios actos ilícitos de la Ley de Competencia Desleal (LCD), siendo una estrategia útil pero no acertada, sobretodo respecto a la buena fe, pues se trata de una cláusula residual que sólo debería alegarse ante la imposibilidad de un acto ilícito tipificado en la LCD.

Otra solicitud, un poco exagerada, es la publicación de la sentencia que se dicte en los periódicos: El País, El Mundo y ABC, así como en la revista Alimarket. Sobre la publicación de sentencias en medios de comunicación hay que decir que se trata de una medida muy excepcional, sobretodo si se pide una publicación en masa como la vista.

En este caso la protección de las marcas DONUT y DONUTS no supone un conflicto, pues se trata de dos marcas renombradas, pero los vocablos DOUGHNUTS y DOGHNUT, en España no son reconocidos con facilidad, a diferencia de lo ocurrido con el término doughnut en otros países distintos a España. Sobre la marca DOUGHNUTS utilizada por la demandada, una prueba pericial demoscópica demostró que sólo un 11,4% de los encuestados conocía esta marca y que sólo un 6,2% conocía su origen americano para rosquillas. Por lo tanto, en el mercado español no se puede decir que doughnuts sea un término genérico para designar cierto producto alimentario, debido a que no tiene fuerza descriptiva ni identificadora.

La falta de reconocimiento del término doughnuts provoca que su uso sea contrario a la LCD, pues provoca confusión a los consumidores. Por lo tanto, se estima la demanda de PANRICO.

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[1] En la marca original no hay “u” entre la “o” y la “g”. El término doughnuts, es decir con la "u" es muy común en los países de habla inglesa y se utiliza como genérico.