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STS núm. 476/2006 de 18 de mayo: caso Freixenet S.A. vs Masia Freixe S.L.


La entidad Freixenet S.A. demandó ante el Juzgado de 1a Instancia de Barcelona a la sociedad Masia Freixe S.L. por considerar que no puede utilizar en su denominación social el vocablo “Freixe” al ser susceptible de confundir al consumidor con su signo distintivo “Freixenet”. La entidad demandada se opuso y formuló reconvención para que se declarara la caducidad de la marca “Freixe” por falta de uso durante 5 años consecutivos.
En la Sentencia del Juzgado de 1a Instancia se declaró que la Masia Freixe S.L. carecía del derecho a utilizar el vocablo “Freixe” en su denominación social, como también que se debería publicar la sentencia en un periódico de circulación nacional, además de desestimar la reconvención.

La Masia Freixe interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, cuya sentencia revocó parcialmente la del Juzgado, declarando no haber lugar a la publicación de la sentencia de primera instancia y estimando la pretensión de declarar la caducidad por falta de uso de la marca “Freixe”, además permite el derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo Freixe, pero prohíbe que ésta se identifique en el tráfico comercial como Masia Freixe por producir riesgo de asociación con el nombre comercial Freixenet y sus marcas.

Ante la sentencia de la Audiencia Freixenet SA interpuso recurso de casación en el Tribunal Supremo. El primer motivo denuncia la infracción del art. 2 Ley de Sociedades Anónimas[1] (LSA) y 371 a 373 Reglamento del Registro Mercantil (RRM), mientras que el segundo denuncia infracción del 31 y 33 Ley de Marcas (LM). En cuanto al primer motivo el TS lo desestima porque el litigio se ha instado en sede marcaria, es decir conflicto de signos distintivos en el mercado, y no en esfera societaria por enfrentamiento de denominaciones sociales. De aquí que el tribunal desestime la pretensión, ya que el conflicto se centró en si la denominación social posterior a los signos distintivos prioritarios (nombre comercial y marca) de Freixenet suponía o no infracción del art. 2 LSA (sobre identidad de denominaciones). En cuanto al segundo motivo se centra sobre la posible infracción de la LM, pidiendo la modificación de la denominación por utilizar sin derecho el vocablo “Freixe”.

Primeramente se tratan las distintas esferas de actuación de la denominación social y nombre comercial. La primera es un signo de identidad personal que identifica al titular (es el derecho al nombre de las sociedades), en cambio el nombre comercial es un signo de identidad empresarial, es decir el que diferencia la actividad de otras iguales o similares en el tráfico económico. El TS debe resolver si aún siendo esferas distintas el titular de una marca o nombre comercial prioritario puede pedir la modificación de la denominación social posterior, como efectivamente se establece en la sentencia.

Esta facultad del titular prioritario se reconoce por ser susceptible de crear riesgo de confusión a los consumidores sobre los productos, como también de asociación acerca de la procedencia empresarial, aunque la modificación de la denominación deberá limitarse únicamente al vocablo o vocablos que produzcan la confusión, manteniendo el resto no afectado. Además, la sentencia sostiene que no cabe la utilización de la denominación social que produzca confusión o asociación de buena fe cuando no sea a titulo de marca, ya que no se observa la posibilidad de actuar en el mercado sólo con la denominación social sin producir la confusión o asociación mencionadas en coexistencia con el signo marcario. Además, en este caso el TS declara no haber buena fe por parte de Masia Freixe SL.

Por todo esto la STS declara haber lugar al recurso de casación, declarando el deber de modificar la denominación social en el vocablo Freixe por producir confusión.


[1] Actualmente Ley de Sociedades de Capital

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