Ponderación entre semejanza en la marca y semejanza en los productos y servicios, STS 1966/2013

En esta STS 1966/2013 de 6 mayo, el tribunal resuelve un supuesto en el que Magnolia S.p.A. domiciliada en Italia, solicita a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la inscripción de la marca internacional “Magnolia”, en concreto para las clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional (clase 35 para publicidad, gestión y administración comercial y trabajos de oficina y clase 41 para educación, formación entretenimiento y actividades deportivas y culturales). Ante esta solicitud la OEPM resuelve denegando, pues de la citada marca ya era titular Magnolia Films S.L. domiciliada en Barcelona, en concreto para la clase 35 mediante la inscripción de la marca mixta “Magnolia Films”.

Respecto a la prohibición relativa que provoca la denegación se declara que hay “una evidente semejanza fonético-denominativa al consistir la marca solicitada en el término que conlleva mayor poder distintivo en la marca oponente, y existir al propio tiempo una clara coincidencia y/o relación aplicativa, de forma que una eventual convivencia registral y en el mercado de los signos en pugna generaría riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, en el público consumidor”. Esta causa de denegación se encuentra en el art. 6.1 de la Ley 17/2001 de Marcas, que prohibe registrar una marca cuando haya otra anterior que sea idéntica o semejante para productos o servicios idénticos o semejantes. A diferencia de lo ocurrido con las clases 35 y 41, para la clase 38 (telecomunicaciones) se permite el registro (en esta clase Magnolia Films S.L. no se había opuesto).

Tanto en vía administrativa como en las instancias judiciales se resuelve declarando que en las clases 35 y 41 las marcas “Magnolia” y “Magnolia Films” pueden provocar confusión en el consumidor medio. Aún así, el TS apunta, cosa que no se hizo en la sentencia de instancia, que para aplicar la prohibición relativa debe haber identidad o semejanza de marcas y productos, no sólo de una, pues en la sentencia recurrida se había puesto hincapié en la identidad denominativa (en la marca). Sobre esto vale la pena destacar el siguiente extracto: “Es cierto que la tesis del tribunal de instancia en cuanto a la "incidencia secundaria de los productos" amparados por las marcas ha de ser matizada. Tras la aprobación de la Ley 17/2001 la doble identidad o semejanza (de marcas y de productos) es precisa, en términos generales, para que se deniegue el registro de un nuevo signo coincidente o similar con el anterior, tanto en su denominación como en su ámbito aplicativo. Lleva razón, sin embargo, la Sala sentenciadora al apreciar en este caso una mayor relevancia de la cuasi identidad denominativa, en el sentido que en nuestras sentencias sobre esta materia hemos afirmado de modo constante”. Esta relación entre marca y productos o servicios, permite que la semejanza de la marca pueda ser más estrecha cuanto más distintas son las clases afectadas (productos o servicios) o a la inversa.

En el caso visto, debido a que el elemento clave es “Magnolia” y no “Films”, y este tiene identidad absoluta, la semejanza en las clases afectadas para la denegación es más ancha.